Opposizione alla registrazione di un marchio: cosa c’è da sapere

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Ogni anno mediamente ci sono più di 2000 procedimenti di opposizione alla registrazione di un marchio. Si tratta di un procedimento amministrativo con il quale chiedere di rifiutare la registrazione di un marchio depositato da un terzo e di annullarne gli effetti.

Uno strumento molto importante da valutare sia per chi vuole registrare un marchio per sfruttarne i relativi vantaggi che per chi, una volta registrato un marchio, vuole tutelarsi dalla possibilità che un altro soggetto possa in futuro presentare richiesta di opposizione, con tutte le conseguenze del caso.

Come funziona l’opposizione alla registrazione

L’opposizione alla registrazione è una procedura rapida che consente un notevole risparmio di tempo e di denaro rispetto al ricorso a un procedimento giudiziale ordinario. Con questo strumento si ha il vantaggio di ottenere un titolo che, in un eventuale contenzioso successivo, risulta più difficilmente attaccabile consentendo all’imprenditore di difendere al meglio il proprio marchio, come spiegato diffusamente su https://www.lerisposte.it/aziende/il-logo-del-tuo-marchio-come-proteggerlo-legalmente/, tutelando l’immagine della propria azienda e gli investimenti fatti per sostenere il relativo marchio.

L’Ufficio al quale rivolgersi per presentare una domanda di opposizione alla registrazione di un marchio è l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per i marchi italiani e l’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) per i marchi europei.

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di opposizione i titolari di un marchio, coloro che sono in possesso di una licenza d’uso, gli intestatari di un marchio (anche in fase di registrazione) e i proprietari di un marchio internazionale che gode di tutele anche nel territorio dell’Unione Europea. Il titolare di un cosiddetto marchio di fatto (un marchio non registrato) può presentare domanda di opposizione solamente se dimostra che il proprio marchio era diffuso e utilizzato in ambito non locale prima che fosse presentata la domanda di registrazione opposta.

Sono fondamentalmente tre le ragioni per cui il titolare di un marchio registrato presenta domanda di opposizione alla registrazione di un marchio altrui: sottrazione di clientela, sviamento della clientela e ripercussioni negative sulla reputazione. Un marchio simile o identico può indurre i consumatori ad acquistare i prodotti e i servizi del nuovo marchio e non quelle “originali”.

L’altro caso è quello nel quale un marchio simile potrebbe confondere il target di clientela portandoli a credere che quei prodotti sono di proprietà dello stesso marchio generando confusione. Infine l’opposizione mira a difendere la propria reputazione in quanto un marchio simile potrebbe fare riferimento a prodotti di minore qualità tali da condizionare la reputazione del brand “originale”.

Va precisato che la domanda di opposizione e la produzione di prove a sostegno della richiesta sono a carico del titolare del marchio registrato che presenta all’ufficio competente la richiesta di respingere la nuova domanda di registrazione per una delle ragioni che abbiamo appena visto.

In materia di registrazione dei marchi è fondamentale il ricorso a una valutazione professionale che possa consentire un’attenta analisi della situazione a livello locale, comunitario e internazionale per verificare l’esistenza di marchi simili che possono costituire un ostacolo o un danno alla tutela dei propri interessi espressi dal marchio registrato.